Comercial Losan v OHMI - McDonald's International Property (Mc. Baby) (French Text) ( Marque communautaire) [2012] EUECJ T-466/09 (05 July 2012)

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« Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative Mc. Baby - Marque communautaire figurative antérieure Mc Kids. always quality. always fun! - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

1 Le 24 novembre 2005, la requérante, Comercial Losan, SLU, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

3 Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 35 et 39 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 23/2006, du 5 juin 2006.

5 Le 5 septembre 2006, McDonald's International Property Co. Ltd (ci-après l'« opposante ») a formé opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6 Les marques antérieures invoquées au soutien de l'opposition étaient les suivantes :

7 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

8 Par décision du 29 septembre 2008, la division d'opposition a partiellement accueilli l'opposition. D'une part, elle a considéré qu'il existait un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en ce qui concerne les produits relevant de la classe 25 (« vêtements de confection pour enfants, vêtements, chaussures ») et certains services relevant de la classe 35 (« services de vente au détail dans les commerces de vêtements confectionnés et produits textiles »), visés par la marque demandée. D'autre part, elle a estimé qu'il n'existait pas de risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en ce qui concerne les services « import-export » relevant de la classe 35 et les services relevant de la classe 39, visés par la marque demandée. Par ailleurs, la division d'opposition a rejeté l'opposition en tant qu'elle était fondée sur l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, au motif que la condition d'application de cet article, relative à l'absence de juste motif pour l'usage de la marque demandée, n'était pas remplie. Dans le dispositif de la décision de la division d'opposition, cette dernière a accueilli l'opposition en ce qui concerne les produits relevant de la classe 25 et tous les services relevant de la classe 35, visés par la marque demandée.

9 Le 27 novembre 2008, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d'opposition.

10 Par décision du 1^er septembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'OHMI a accueilli partiellement le recours.

11 Afin d'apprécier l'existence d'un risque de confusion, la chambre de recours a pris en compte la marque demandée Mc. Baby et la marque communautaire figurative antérieure Mc Kids. always quality. always fun! (ci-après la « marque antérieure »). Prenant en compte que la marque antérieure était une marque communautaire et que les produits et les services en cause, concernant le secteur de l'habillement, étaient destinés au grand public, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était composé des consommateurs moyens de tous les États membres de l'Union. S'agissant de la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a constaté, d'une part, que les produits relevant de la classe 25, visés par la marque demandée, et les produits relevant de la classe 25, couverts par la marque antérieure, étaient identiques et, d'autre part, que les « services de vente au détail dans les commerces de vêtements confectionnés et produits textiles » relevant de la classe 35, visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 25, couverts par la marque antérieure, étaient similaires. S'agissant de la comparaison des marques, la chambre de recours a considéré qu'elles présentaient un certain degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et une similitude manifeste sur le plan conceptuel. La chambre de recours a conclu à l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et rejeté le recours pour les produits relevant de la classe 25 et les « services de vente au détail dans les commerces de vêtements confectionnés et produits textiles », relevant de la classe 35.

12 En outre, la chambre de recours a considéré, s'agissant des services « import-export », relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, qu'il existait une contradiction manifeste entre la motivation et le dispositif de la décision de la division d'opposition. La chambre de recours a annulé sur ce point la décision de la division d'opposition et renvoyé l'affaire à cette dernière pour un nouvel examen de l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

15 Il résulte d'une jurisprudence constante que, dans le cadre d'un recours introduit devant le juge de l'Union contre la décision d'une chambre de recours de l'OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l'article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du juge de l'Union. Dès lors, il n'appartient pas au Tribunal d'adresser des injonctions à l'OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l'Union [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Rec. p. II-2579, point 20, et la jurisprudence citée]. Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne l'enregistrement de la marque demandée est irrecevable.

Sur le moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

16 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort à l'existence d'un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure en ce qui concerne, d'une part, les produits relevant de la classe 25 et les « services de vente au détail dans les commerces de vêtements confectionnés et produits textiles », relevant de la classe 35, visés par la marque demandée et, d'autre part, les produits relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure.

17 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009, il convient d'entendre par marques antérieures les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 16 décembre 2008, Focus Magazin Verlag/OHMI - Editorial Planeta (FOCUS Radio), T-357/07, non publié au Recueil, points 24 et 25].

19 Dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec. p. II-449, point 42, et la jurisprudence citée].

20 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D'autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (voir arrêt PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 15 supra, point 37, et la jurisprudence citée).

21 En l'espèce, il est constant que le public pertinent est composé de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de tous les États membres de l'Union.

22 S'agissant de la similitude des produits et des services, la requérante conteste l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle, d'une part, les produits relevant de la classe 25, visés par la marque demandée, et les produits relevant de la classe 25, couverts par la marque antérieure, étaient identiques et, d'autre part, les « services de vente au détail dans les commerces de vêtements confectionnés et produits textiles » relevant de la classe 35, visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 25, couverts par la marque antérieure, étaient similaires.

23 En premier lieu, s'agissant de la similitude des produits, il y a lieu de relever que les produits relevant de la classe 25 et visés par la marque demandée (« vêtements de confection pour enfants, vêtements, chaussures ») sont inclus dans la liste des produits relevant de la classe 25 et couverts par la marque antérieure (« vêtements, chaussures, chapellerie »). Or, selon une jurisprudence constante, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [arrêt du Tribunal du 21 septembre 2010, Villa Almè/OHMI - Marqués de Murrieta (i GAI), T-546/08, non publié au Recueil, point 42]. Force est donc de constater que la chambre de recours a considéré à bon droit les produits relevant de la classe 25 et visés par les marques en conflit comme identiques.

24 En second lieu, s'agissant de la similitude entre les produits et les services de vente au détail, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il existe une similitude entre des produits et les services de vente au détail qui portent sur ces produits [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI - Venticinque (O STORE), T-116/06, Rec. p. II-2455, points 42 à 58]. Dès lors, la chambre de recours a constaté à bon droit l'existence d'une similitude entre les services de vente au détail en cause, qui incluent les services de vente de vêtements relevant de la classe 35 et visés par la marque demandée, et les vêtements relevant de la classe 25 et couverts par la marque antérieure.

25 La conclusion selon laquelle les produits et les services en cause sont identiques ou similaires n'est pas remise en cause par l'argument de la requérante selon lequel les produits et les services visés par la marque demandée ne s'adressent pas aux mêmes consommateurs et n'ont pas les mêmes canaux de distribution que les produits visés par la marque antérieure, dans la mesure où la requérante et l'opposante ne relèvent pas du même secteur d'activité (secteur du textile et secteur de la restauration). En effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, l'OHMI peut seulement prendre en compte la liste de produits demandés telle qu'elle découle de la demande de marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière [arrêt du Tribunal du 13 avril 2005, Gillette/OHMI - Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, non publié au Recueil, point 33]. En outre, il y a lieu de rappeler que l'examen du risque de confusion auquel les instances de l'OHMI sont amenées à procéder est un examen prospectif. Or, les modalités de commercialisation particulières des produits désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l'analyse prospective du risque de confusion, qui poursuit un but d'intérêt général, à savoir celui que le public pertinent ne puisse courir le risque d'être induit en erreur à propos de l'origine commerciale des produits en cause, ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [arrêt du Tribunal du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI - TIME ART (QUANTUM), T-147/03, Rec. p. II-11, point 104].

26 S'agissant de la comparaison des marques, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI - Metronia (METRONIA), T-290/07, non publié au Recueil, point 41].

27 En outre, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et arrêt du Tribunal du 4 mars 2009, Professional Tennis Registry/OHMI - Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY), T-168/07, non publié au Recueil, point 28].

28 En l'espèce, la chambre de recours a comparé la marque figurative demandée Mc. Baby, reproduite au point 2 ci-dessus, et la marque communautaire figurative antérieure Mc Kids. always quality. always fun!, reproduite au point 6 ci-dessus.

29 La marque demandée se compose des éléments verbaux « mc » et « baby », écrits en caractères stylisés et séparés par un point et une espace.

30 La marque antérieure se compose d'éléments verbaux et figuratifs. Les éléments verbaux « mc » et « kids » se trouvent chacun dans un rectangle. L'élément « mc » est écrit en caractères clairs stylisés dans un rectangle plus sombre. L'élément « kids » est écrit en caractères stylisés dans un rectangle clair. Les rectangles dans lesquels se trouvent les éléments verbaux « mc » et « kids » sont placés devant un élément figuratif représentant un globe terrestre sur lequel un groupe d'enfants et un clown se tiennent par la main. Au-dessous de cet élément figuratif est écrit, de façon courbée et en petits caractères, « always quality.always fun! ».

31 En ce qui concerne le plan visuel, la requérante soutient que les impressions d'ensemble produites par les signes en conflit diffèrent dans la mesure où la marque antérieure contient un élément figuratif alors que la marque demandée est composée seulement d'éléments verbaux.

32 Il y a lieu de relever que la marque Mc. Baby et la marque Mc Kids. always quality. always fun! comportent toutes deux l'élément « mc », qui est placé au début de chaque signe et qui est composé d'un « m » majuscule et d'un « c » minuscule. L'élément « mc » de la marque demandée se distingue de l'élément « mc » de la marque antérieure par sa police de caractère et le fait qu'il est suivi d'un point.

33 Certes, les marques en conflit se distinguent par leur second élément, à savoir « baby » pour la marque demandée et « kids » pour la marque antérieure. Toutefois, l'élément « baby » de la marque demandée et l'élément « kids » de la marque antérieure présentent une certaine similitude sur le plan visuel étant donné que ce sont deux mots courts écrits dans une police de caractère qui ressemble à l'écriture d'un enfant.

34 En outre, s'il est vrai que la marque antérieure contient, à la différence de la marque demandée, un élément figuratif et l'élément « always quality. always fun! », il y a lieu de relever que l'élément figuratif est situé en arrière-plan et que l'élément « always quality. always fun! » est écrit en petits caractères.

35 Il ressort de ce qui précède qu'il existe des différences visuelles importantes entre les marques en conflit. Toutefois, on ne peut nier, en l'espèce, l'existence d'un faible degré de similitude sur le plan visuel entre ces marques.

36 S'agissant du plan phonétique, la requérante soutient que les signes en conflit ne sont pas similaires étant donné que les éléments verbaux « baby » et « kids », qui sont les éléments les plus importants dans la prononciation des marques, sont prononcés différemment.

37 L'élément verbal « mc » lorsqu'il est composé, comme c'est le cas en l'espèce, d'un « m » majuscule et d'un « c » minuscule est traditionnellement prononcé « mac ». La marque demandée est prononcée « mac-beibi » et la marque antérieure « mac-kids ». L'élément « always quality.always fun! », contenu dans la marque antérieure, n'est normalement pas prononcé du fait de son caractère secondaire.

38 Certes, les éléments verbaux « baby » et « kids » sont différents sur le plan phonétique. Toutefois, ces éléments, étant deux mots courts, ne permettent pas de nier, en l'espèce, l'existence d'une certaine similitude phonétique entre les marques en conflit découlant de la prononciation de l'élément commun « mc ».

39 Quant au plan conceptuel, la requérante soutient que les marques en conflit ne sont pas similaires, le mot « baby » étant associé aux bébés et le mot « kids » aux enfants.

40 À cet égard, il y a lieu de relever que le mot « baby » signifie « bébé » et est défini comme « un très jeune enfant » et que le mot « kids » signifie « enfants ». Les mots « baby » et « kids » font partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise et seront donc compris par une grande partie du public pertinent comme faisant référence aux enfants.

41 L'élément verbal « mc », qui est commun aux deux signes en conflit, peut être compris comme le préfixe patronymique de certains noms écossais et irlandais typiques par une partie du public pertinent et n'a pas de signification pour une autre partie du public pertinent.

42 Ainsi, les signes en conflit présentent une certaine similitude sur le plan conceptuel compte tenu de leur élément verbal commun « mc » et du fait que les mots « kids » et « baby » font tous deux référence aux enfants.

43 Étant donné que les marques en conflit présentent un certain degré de similitude sur les plans conceptuel et phonétique et un faible degré de similitude sur le plan visuel, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en considérant que les marques en conflit étaient globalement similaires.

44 L'argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a considéré à tort que l'élément « mc » était l'élément dominant des signes en conflit et n'a donc pas tenu compte de l'ensemble des éléments des signes en conflit dans son appréciation de leur similitude ne peut pas prospérer. En effet, il résulte de l'analyse de la similitude des marques en conflit exposée ci-dessus, qui a été faite sans tenir compte du caractère dominant de l'élément « mc » et en tenant compte de l'ensemble des éléments des marques en conflit, que les marques en conflit sont globalement similaires même si l'élément « mc » n'est pas considéré comme l'élément dominant de ces marques.

45 Il s'ensuit que, ayant constaté à juste titre que les produits et les services couverts par les marques en conflit sont identiques ou similaires et que les marques en conflit sont globalement similaires, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en concluant à l'existence d'un risque de confusion.

46 L'argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a indûment analysé l'effet de la renommée de la marque antérieure sur le risque de confusion résulte d'une lecture erronée de la décision attaquée, la chambre de recours n'ayant pas examiné si la marque Mc Kids. always quality. always fun! bénéficiait d'une renommée.

47 S'agissant de l'argument de la requérante selon lequel l'Oficina Española de Patentes y Marcas (Office des brevets et des marques espagnol, ci-après l'« OEPM ») a fait droit à la demande d'enregistrement de la marque Mc. Baby, comme l'atteste l'extrait de la banque de données officielle (Sitadex) de l'OEPM fourni par la requérante, il suffit de rappeler que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir arrêt du Tribunal du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T-207/06, Rec. p. II-1961, point 42, et la jurisprudence citée]. Par conséquent, une décision nationale ne saurait en toute hypothèse remettre en cause la légalité de la décision attaquée. L'argument de la requérante doit donc être écarté sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'argument de l'OHMI selon lequel l'extrait de la banque de données officielle de l'OEPM, ayant été produit pour la première fois devant le Tribunal, est irrecevable.

48 Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, doit être rejeté, ainsi que le recours dans son ensemble.

49 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

50 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI.

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