OKO-Test Verlag (Opinion) French Text [2019] EUECJ C-690/17

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[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne)]

« Question préjudicielle – Marque de l’Union européenne – Droits conférés par la marque – Droit de s’opposer à l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire – Apposition non autorisée d’une marque en tant que label de test sur un produit »

1. Le renvoi préjudiciel dans la présente affaire porte sur le droit du titulaire d’une marque (ÖKO-TEST), consistant en un label de test (2) et enregistrée pour identifier un certain nombre de services, d’interdire l’usage de sa marque par un tiers qui, sans son consentement, l’emploie sur l’emballage d’un dentifrice (Aminomed).

2. Dans un tel cas de figure, où il ne semble pas exister d’identité ou de similitude entre les produits dentaires et les services proposés par le titulaire du label, est-il pertinent d’intenter une action en contrefaçon de marques ? Telle est, en substance, la question que soulève la juridiction de renvoi, par laquelle elle cherche à surmonter les difficultés liées au fait que le titulaire de la marque ÖKO-TEST ne peut exercer contre celui qui utilise ce label sans son consentement, une action contractuelle ou toute autre action fondée sur les dispositions du droit allemand en matière de concurrence déloyale.

3. Le régime juridique de protection des marques est composé des mesures d’harmonisation des droits nationaux (en particulier la directive 2008/95/CE) (3), mais également des dispositions régissant la marque de l’Union (le règlement n^o 207/2009) (4), applicables aux opérateurs qui choisissent ce titre de propriété industrielle.

« 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires :

a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque ou le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit :

b) d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;

5. L’article 9, paragraphes 1 à 3 (5), de ce règlement dispose ce qui suit :

« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;

c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice.

b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;

B. Le droit allemand : la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (6)

6. Avec l’article 14, paragraphe 2, point 3, de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (loi allemande relative à la protection des marques et d’autres signes distinctifs), la République fédérale d’Allemagne a fait usage de la faculté prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/95 en faveur des marques renommées.

7. Öko-Test Verlag GmbH est l’éditeur du magazine « ÖKO‑TEST », qui est diffusé dans toute l’Allemagne. Outre des informations générales destinées aux consommateurs, cette société publie des analyses de produits et de services, qui sont commandées à des laboratoires indépendants. Les tests et les analyses sont effectués sans que soit connue l’identité des différents fabricants.

8. Depuis le 23 avril 2012, Öko-Test Verlag est titulaire auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques), et depuis le 31 août 2012 auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), respectivement, des marques figuratives nationale et de l’Union suivantes (7) :

9. Les services (8) couverts par la marque et les plus pertinents pour le litige au principal figurent dans les classes 35 (informations et conseils aux consommateurs dans la sélection de produits et de services, en particulier en utilisant des résultats de tests et d’examens ; exécution et évaluation de sondages d’opinion et sondages) et 42 (conduite et évaluation de tests scientifiques de produits et études de services à usage scientifique ; conduite et évaluation d’études de qualité ; conduite et évaluation de tests et d’examens techniques).

10. Öko-Test Verlag est financée principalement par les recettes provenant de la commercialisation de son magazine ainsi que la concession de licences pour l’usage de la marque, qu’elle accorde aux fabricants des produits, une fois que ces derniers ont été testés. Les preneurs de licence reçoivent un fichier électronique comportant le label ÖKO-TEST et l’utilisent pour leurs produits, en insérant dans le cadre prévu à cet effet le résultat du test ainsi que la source de ce résultat (9).

11. Le contrat de licence prend fin lorsqu’un test plus récent (avec de nouveaux paramètres) modifie le résultat des tests précédents effectués sur le produit du preneur de licence, même si ce produit n’a pas été soumis au nouveau test (10), ou en cas de modification de la nature ou des caractéristiques du produit.

12. La société D^r. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG (11) fabrique du dentifrice, et notamment un produit appelé « Aminomed ». Öko-Test Verlag a testé un certain nombre de dentifrices, parmi lesquels le dentifrice dit « Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme » (« dentifrice aux extraits de camomille et de fluorure ») et a publié les résultats du test dans le Jahrbuch Kosmetik 2005 (recueil des tests concernant des produits cosmétiques, effectués au cours de l’année 2005), et lui a attribué la mention « très bien » (« sehr gut »).

13. En août 2005, les deux sociétés ont conclu un contrat de licence relatif à l’usage du label ÖKO-TEST (non encore enregistré en tant que marque), que D^r. Liebe a commencé à utiliser dans la publicité pour son produit.

14. En octobre 2014, Öko-Test Verlag a appris qu’Aminomed était commercialisé sous la forme reproduite ci-dessous :

15. Öko-Test Verlag a introduit une action en contrefaçon devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne). Elle a fait valoir que la société D^r. Liebe n’était pas autorisée, en vertu du contrat de licence, à utiliser le label ÖKO-TEST étant donné que : a) ce dernier ne faisait pas l’objet du contrat ; b) s’agissant de la catégorie de produits « dentifrices », un nouveau test comportant de nouveaux paramètres d’évaluation a été publié en 2008, de sorte que, pour cette seule raison, D^r. Liebe n’était plus autorisée à utiliser ce signe ; et c) le produit proposé à la vente par D^r. Liebe en utilisant ce signe ne correspondait plus au produit ayant fait l’objet du test, tel que mentionné dans le contrat de licence, étant donné que, pour ne citer que ces éléments, la dénomination, la description du produit, ainsi que son emballage ont été modifiés.

16. D^r. Liebe s’est opposée à la demande au motif que le contrat de licence était toujours en vigueur et qu’elle était autorisée à utiliser le label ÖKO-TEST. Elle conteste, également, avoir fait usage des marques nationale et de l’Union après leurs enregistrements respectifs.

17. Le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne) a estimé que D^r. Liebe avait recours à la marque litigieuse pour le service « informations et conseils aux consommateurs » et que cette société ne pouvait plus se prévaloir du contrat de licence. D^r. Liebe n’ayant pas produit d’éléments concrets permettant d’établir la cessation de la production, le Landgericht a estimé qu’il convenait de considérer que cette société avait continué à commercialiser le dentifrice litigieux avec le label de test après l’enregistrement de la marque. Il a donc condamné D^r. Liebe à cesser d’utiliser dans la vie des affaires le signe ÖKO-TEST pour des produits de la gamme « Aminomed », et à retirer du commerce les produits concernés.

18. D^r. Liebe a fait appel de ce jugement devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) lequel, dans la décision de renvoi : a) considère, à l’instar de la juridiction de première instance, que le contrat de licence avait expiré depuis longtemps ; et b) constate, par conséquent, que D^r. Liebe utilisait la marque dans la vie des affaires sans le consentement de son titulaire.

– si l’on admet la thèse selon laquelle la marque litigieuse a été utilisée pour un produit (en l’espèce, le dentifrice), il convient de rejeter les prétentions d’Öko-Test Verlag fondées sur l’article 9, paragraphe 2, sous a) et sous b), du règlement (UE) 2017/1001 puisqu’aucun des deux enregistrements d’ÖKO-TEST n’incluait le dentifrice, ni des « produits similaires ».

– Öko-Test Verlag ne pourrait se prévaloir de son droit en tant que titulaire de la marque en vertu de cet article que si l’on considère que l’apposition d’un label de test sur un produit est assimilable à son usage pour l’un des services enregistrés pour cette marque, tel que les « informations et conseils aux consommateurs dans la sélection de produits et de services ».

20. La juridiction de renvoi indique également qu’en raison des différences qui les séparent, les labels de test ne sont pas assimilables aux labels de qualité ni aptes à être enregistrés en tant que marques de certification (12). Elle note toutefois que, comme dans l’affaire Gözze (13), la perception d’un label de test par le consommateur est similaire à celle d’un label de qualité. Son apposition sur le produit garantit une qualité déterminée qui a été contrôlée, mais pas que ce produit a été fabriqué sous le contrôle du titulaire de la marque constituée par le label de test. Le public n’identifie donc pas la marque ÖKO-TEST avec les fabricants des produits testés, puisqu’il sait bien que Öko-Test Verlag est indépendante de ceux-ci et qu’il attache à cette circonstance une importance particulière.

21. Si l’on considère que l’apposition du label de test est utilisée pour le service enregistré, l’usage ainsi fait de la marque par D^r. Liebe porte atteinte à celle-ci (14), tant à la fonction d’indication d’origine de la marque qu’à sa fonction de qualité. En revanche, si la réponse à cette question est négative, la juridiction de renvoi estime qu’une deuxième question se pose, en relation avec l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 et avec l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/95.

22. En effet la marque ÖKO-TEST jouit d’une renommée sur le territoire de la Republique fédérale d’Allemagne, or elle n’est pas connue comme signe de propriété industrielle, mais comme label de test. Il serait donc difficile, à la lumière de l’arrêt Gözze, de considérer que D^r. Liebe l’a employée pour le produit en cause, du dentifrice, et non pour le service fourni par Öko-Test Verlag. La juridiction de renvoi demande par conséquent si l’on peut parler de marque individuelle jouissant d’une renommée lorsque cette marque est renommée en tant que label de test.

23. La juridiction de renvoi ajoute, à cet égard, que la jurisprudence en matière de marques renommées (15) n’apporte pas encore suffisamment d’éclaircissements pour déterminer si la commercialisation d’un dentifrice muni du label en question est un acte d’usage illicite et, en particulier, si un usage autre qu’un usage en tant que marque est susceptible d’être un usage illicite. Elle conclut en faisant remarquer qu’un profit indûment tiré de la renommée d’une marque ou un transfert d’image, tels que prohibés par les dispositions précitées, peuvent également avoir lieu lorsque le tiers ne fait pas usage de la marque individuelle pour garantir l’identité d’origine des produits de son entreprise.

24. C’est dans ce contexte que l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) a adressé à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Est-on en présence d’un usage illicite d’une marque individuelle au sens de l’article 9, paragraphe [2], sous b), du règlement […] (UE) 2017/1001 ou de l’article 5, paragraphe 1, deuxième phrase, sous a), de la directive 2008/95/CE lorsque

– la marque individuelle est apposée sur un produit pour lequel elle n’est pas protégée,

– l’apposition de la marque individuelle par un tiers est perçue par le public comme un « label de test », à savoir en ce sens que le produit a été fabriqué et mis sur le marché par un tiers qui n’est pas sous le contrôle du titulaire de la marque, mais que le titulaire de la marque a testé certaines caractéristiques de ce produit et lui a attribué en conséquence une certaine appréciation mentionnée dans le label de test,

– et que la marque individuelle est notamment enregistrée pour « informations et conseils aux consommateurs dans la sélection de produits et de services, en particulier en utilisant des résultats de tests et d’examens et des jugements de qualité » ?

2) Dans l’hypothèse où la Cour apporte une réponse négative à la première question préjudicielle :

« Est-on en présence d’un usage illicite d’une marque individuelle au sens de l’article 9, paragraphe [2], sous c), du règlement [2017/1001] ou de l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, sous a), de la directive 2008/95/CE lorsque

– la marque individuelle jouit d’une renommée uniquement en tant que “label de test” tel que décrit dans la première question et que

– la marque individuelle est utilisée par un tiers en tant que “label de test” ? »

25. L’ordonnance de renvoi est parvenue au greffe de la Cour le 8 décembre 2017. Öko-Test Verlag, le gouvernement allemand et la Commission européenne ont présenté des observations écrites et ont assité à l’audience qui s’est tenue le 7 novembre 2018, à laquelle a également participé D^r. Liebe.

26. Si la juridiction de renvoi interroge la Cour quant à l’applicabilité de l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 et de l’article 5 de la directive 2008/95, elle souligne que le recours à l’origine du litige au principal portait sur la marque de l’Union et uniquement à titre subsidiaire sur la marque nationale (16). Dès lors, et ce afin d’en faciliter la lecture, je concentrerai plutôt mon analyse sur les dispositions du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union, même si les résultats en sont extrapolables mutatis mutandis aux dispositions de la directive 2008/95 (17).

27. Comme je l’ai déjà indiqué, la juridiction de renvoi a exclu que la protection juridique à laquelle aspire Öko-Test Verlag puisse lui être accordée par la voie contractuelle (elle affirme en effet que le contrat de licence a cessé de lier les deux parties depuis longtemps) (18) ou par la voie de l’action en concurrence déloyale, car cette dernière exige que les entreprises demanderesse et défenderesse soient en concurrence l’une avec l’autre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (19).

28. Si je comprends parfaitement bien qu’il existe un obstacle à l’exercice de l’action en cessation fondée sur le droit allemand de la concurrence déloyale, il n’est peut-être pas impossible d’explorer la possibilité d’une action contractuelle, à la lumière de certains arrêts de la Cour de justice, en vertu desquels :

– pour déterminer si, au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 3, du règlement « Bruxelles I » (20), une action relève de la « matière contractuelle » et non de la « matière délictuelle », il y a lieu de rechercher si le comportement incriminé constitue un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat (21).

– pour statuer sur un recours en indemnité au titre de la responsabilité extracontractuelle des institutions de l’Union, il convient de vérifier s’il existe, entre les parties, un véritable contexte contractuel, lié à l’objet du litige, y compris même lorsque les relations contractuelles ont pris fin, et dont l’examen approfondi se révèle indispensable pour trancher le litige (22).

29. Il est évident que le contexte juridique de cette affaire diffère de celui des arrêts que je viens de citer dans les notes 21 et 22. L’approche méthodologique adoptée dans ces derniers pourrait toutefois être utile ici aussi, par analogie. Même si la décision de renvoi laisse entendre le contraire, lors de l’audience, les parties au principal ont confirmé que le droit d’usage du logo avait été accordé (23), dans le cadre de la relation contractuelle. Si, ainsi qu’il ressort du dossier, D^r. Liebe a continué à employer ce label, cette société méconnaîtrait l’obligation contractuelle (éventuellement implicite) qui lui incombe de cesser d’apposer le signe sur l’emballage de son dentifrice une fois que la relation découlant de ce contrat a pris fin.

30. La juridiction de renvoi pourrait donc, si elle l’estime approprié, retenir cette approche pour fonder une éventuelle action ex contracto en faveur d’Öko-Test Verlag. Je tiens toutefois à préciser que je me borne à évoquer cette possibilité, étant conscient du fait que, dans le cadre du présent renvoi préjudiciel, il convient de répondre aux questions posées, plutôt que de suggérer des solutions de remplacement qui, en fin de compte, relèvent du droit national.

31. Selon Öko-Test Verlag, son label n’est pas utilisé en tant que marque pour du dentifrice, mais pour un service (qu’elle-même fournit), et elle propose de répondre par l’affirmative à la première question préjudicielle. Elle fait valoir qu’un label de test ne s’apparente pas au label de qualité, étant donné que le premier informe le consommateur qu’un produit respecte certaines normes prédéterminées, tandis que le label de qualité ne fait que permettre au consommateur de reconnaître à première vue une qualité du produit. Öko-Test Verlag conteste, à l’instar dela juridiction de renvoi et du gouvernement allemand, toute similitude avec les marques de garantie et de certification (24).

32. Öko-Test Verlag considère que le public concerné percevra l’emploi de la marque ÖKO-TEST pour du dentifrice comme un usage autorisé par son titulaire, en indiquant que : a) ce produit a obtenu une mention « très bien » lors des tests auxquels Öko-Test Verlag l’a soumis ; et que b) cette notation est conforme au contenu de sa publication et à ses standards d’expertise neutres et objectifs. Elle estime, dès lors, que l’usage fait par la société D^r. Liebe de la marque ÖKO-TEST porte atteinte à sa fonction d’origine ainsi qu’à d’autres fonctions de la marque reconnues par la Cour de justice (25).

33. Le gouvernement allemand soutient que la première question ne porte pas sur la double identité de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/95, mais sur le risque de confusion visé sous b), étant donné qu’il existe certaines différences entre le signe original ÖKO‑TEST et celui qui est employé sur le dentifrice (en particulier, la mention des résultats des tests ainsi que la référence au magazine qui les publie). Il propose donc de répondre par l’affirmative à cette question, en se fondant sur le fait qu’une marque enregistrée pour un service peut être utilisée pour un produit, lorsque le public sait que le service ne dépend pas du produit, bien qu’il y soit lié.

34. Le gouvernement allemand estime que l’élément déterminant serait la perception du public, celui-ci étant habitué à ce que des organismes indépendants des fabricants procèdent à des analyses des produits d’usage quotidien, pour en informer ensuite les consommateurs. Ces derniers pouvaient en effet comprendre sans difficulté qu’Öko-Test Verlag avait évalué le dentifrice, et qu’elle lui avait attribué une excellente notation (« très bien »). En outre, la présentation de ces produits avec plusieurs marques ou signes par les entreprises est très courante, s’agissant en particulier des labels de qualité ou de certification (label agriculture biologique, label européen d’efficacité énergétique, label de commerce équitable) et de l’apposition de marques d’un fournisseur en tant qu’indication de la qualité des composants du produit final (par exemple la marque Intel Inside pour les processeurs d’ordinateurs).

35. Pour la Commission, en revanche, la question se réfère, en réalité, au point a) et non au point b), de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n^o 207/2009, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95. Elle admet que l’apposition de la marque ÖKO‑TEST sur la présentation du dentifrice renvoie nécessairement aux services fournis par son titulaire (Öko-Test Verlag), mais elle considère que ce renvoi est toutefois inhérent à la publicité du produit dentaire en question, sans que cela implique que D^r. Liebe fasse de la publicité pour les mêmes services que Öko-Test Verlag.

36. La Commission souligne l’effet publicitaire recherché par le fabricant du dentifrice en employant le label ÖKO-TEST, à savoir, que le public garde en mémoire le service fourni par le titulaire de ce label, le seul à qui incombe la responsabilité d’une analyse indépendante. Les clauses du contrat de licence visent, selon elle, à éviter que la perte de qualité du produit soumis aux tests n’entraîne des répercussions négatives sur la propre marque de Öko-Test Verlag, ce qui serait le cas si un produit de moindre qualité était associé à l’entreprise chargée de le tester.

37. Par la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si le label de test ÖKO-TEST, protégé en tant que marque enregistrée, sert, tel qu’il est utilisé par la société D^r. Liebe sur l’emballage d’un dentifrice, à identifier les services du titulaire de cette marque et non seulement les produits que commercialise D^r. Liebe.

38. La Cour de justice a jugé dans l’arrêt Gözze « qu’il n’y a pas d’usage conforme à la fonction essentielle de la marque individuelle lorsque l’apposition de celle-ci sur des produits a pour unique fonction de constituer un label de qualité pour ces produits et non celle de garantir en outre que les produits proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité » (26).

39. Si l’on suit à la lettre cette affirmation, la solution du litige est relativement simple, car Öko-Test Verlag ne fabrique pas le dentifrice et sa marque n’est pas apposée sur l’emballage du produit afin d’identifier son origine. Il conviendrait donc d’exclure, par conséquent, que cette entreprise puisse interdire à D^r. Liebe de faire usage, dans la vie des affaires, de la marque ÖKO-TEST au titre de l’article 9, paragraphe 2, sous a) et sous b), du règlement (UE) 2017/1001.

40. Même si, en l’espèce, une telle solution pourrait être rectifiée (ainsi que je le proposerai ensuite) par le biais du point c) du même article, compte tenu de la renommée dont jouit ÖKO-TEST sur le marché allemand, je crois cependant que les titulaires de signes non renommés doivent avoir à leur disposition un outil juridique, propre au droit des marques, afin de pouvoir s’opposer à l’usage non consenti de leur signe par un tiers, dans des circonstances telles que celles de l’espèce (27). Une réponse plus complète que celle qu’offre l’arrêt Gözze est peut-être à rechercher dans les différences entre le label de qualité et le label de test.

41. En ce qui concerne le point de savoir s’il est possible d’appliquer au cas d’espèce l’article 9, paragraphe 2, sous a), ou sous b), du règlement (UE) 2017/1001, les parties divergent dans l’interprétation de la question préjudicielle. Je pense qu’avant d’opter pour l’une des deux interprétations, il est préférable de définir les critères permettant de déterminer si les conditions d’application communes aux deux variantes sont remplies (28).

42. En principe, le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire à un tiers de faire usage d’un signe, en application de l’article 9, paragraphe 2, sous a) et sous b), du règlement (UE) 2017/1001, que lorsque sont réunies les conditions suivantes :

– d’une part, le signe est identique (29) ou similaire à la marque du titulaire ;

– d’autre part, l’usage de la marque enregistrée doit : a) avoir lieu dans la vie des affaires ; b) sans le consentement du titulaire de la marque ; c) couvrir des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; et d) porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque (30).

43. Il ressort du dossier transmis par la juridiction de renvoi que la (première) condition, tenant à l’identité du signe (31), ne devrait pas poser de problème, étant donné que la société D^r. Liebe ne conteste pas avoir utilisé le signe distinctif ÖKO-TEST sur l’emballage de son dentifrice.

44. À cet égard, je ne suis pas convaincu par l’avis du gouvernement allemand en ce qui concerne la distinction entre ÖKO-TEST, en tant que marque enregistrée, et le signe qui figure sur l’emballage du dentifrice de D^r. Liebe. Le fait que les résultats des tests et la référence au magazine apparaissent sur cet emballage à l’intérieur la marque est dénué de pertinence, et cela pour deux raisons : la première est que le public est habitué à percevoir la marque ÖKO-TEST accompagnée de ces indications (en leur absence, sa reproduction dans la publicité du produit aurait un intérêt faible ou nul) ; et la seconde, liée à la précédente, est que ces différences passeraient inaperçues aux yeux du consommateur moyen, en ce sens qu’elles ne le conduiraient pas à penser qu’il s’agit d’une autre marque (même si, s’agissant d’une question de fait, c’est un point qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner) (32).

45. Il n’est pas non plus contesté que les conditions relatives à l’usage dans la vie des affaires et à l’absence de consentement du titulaire de la marque sont réunies. Ce dernier ne doit pas nécessairement être concurrent du fabricant du produit : l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 habilite le titulaire de la marque à interdire « à tout tiers » d’en faire usage sans son consentement, il n’est donc pas requis d’avoir la qualité de concurrent. Si les points a) et b) dudit article visent en principe les concurrents, cela n’implique pour autant pas que la possibilité d’ester en justice du titulaire de la marque ait été limitée par le legislateur aux seuls concurrents.

46. Il reste donc à déterminer si l’usage de la marque coïncide quant aux produits et aux services et si, une fois cette question résolue, l’usage de la marque ÖKO-TEST par D^r. Liebe suffisait à porter atteinte à l’une des fonctions caractéristiques de cette marque.

47. Le label ÖKO-TEST est une marque enregistrée pour des services. Ce type de signe se distingue de ceux qui désignent des produits en raison de leur caractère immatériel, qui les prive d’un substrat tangible, contrairement aux produits protégés par les marques de fabrique ou de commerce (33).

48. Le caractère immatériel des services permet une interaction entre ceux-ci et le produit. Lorsque les services ont une incidence sur les qualités du produit, on peut rencontrer des marques de services combinées à des marques de produits qui soulignent ce fait. Tel est le cas de l’usage généralisé des labels de qualité et des labels de test auxquels le gouvernement allemand fait référence.

49. En règle générale, l’apparition de marques de produits comprenant des labels (comme des labels de test) intervient dans le cadre d’un contrat comportant une licence d’usage. Ce contrat autorise le fabricant, en tant que preneur de licence, à utiliser le label, ce qui contribuera à accroître la renommée de ses produits. Le label de test est utilisé précisément pour informer le public que ces produits, après avoir passé les tests appropriés, bénéficient de la notation favorable délivrée par l’entreprise titulaire du label (en l’espèce, Öko-Test Verlag).

50. Lorsque le label est enregistré en tant que marque, le contrat permet au preneur de l’apposer, en tant que marque, sur ses propres produits. Mais ce même contrat sert également au titulaire de la marque à faire connaître au public ses propres services, dans une symbiose favorable pour lui et pour les différents preneurs de licence. Se met ainsi en place, comme je l’expliquerai lorsque je décrirai les caractéristiques du label de test, une sorte de « double usage » (34).

51. Ainsi, la société D^r. Liebe, si elle y est dûment autorisée, peut apposer le label de test, en tant que marque, sur ses propres produits, mais, dans le même temps, l’usage de la marque ÖKO-TEST sur ces derniers se traduit par une diffusion plus large des services que propose Öko-Test Verlag aux entreprises et aux consommateurs.

52. Le règlement (UE) 2017/1001 et la directive 2015/2436 connaissent les marques collectives (35) et les marques de certification (36) :

– les marques collectives servent à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises.

– les marques de certification ou de garantie remplissent leur fonction d’indication d’origine lorsqu’elles distinguent « les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques [...] sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification » (37).

53. S’il présente certes certaines ressemblances avec les marques de certification, le label de test ne se confond pas avec ces dernières et n’est prévu par aucune des dispositions précitées. En général, il peut être enregistré en tant que marque individuelle par toute entreprise dont l’activité est consacrée à l’évaluation objective et indépendante de produits et qui propose à un grand nombre d’opérateurs économiques la possibilité, par le biais d’un contrat de licence, de démontrer la qualité de leurs produits en utilisant le logo correspondant à ce label.

54. Ces différences expliquent la difficulté qu’il y a à imposer aux titulaires de labels de test qu’ils élaborent un règlement d’usage au sens de l’article 75 du règlement (UE) 2017/1001, puisque, d’une part, il ne s’agit pas d’affiliés tenus de le respecter comme c’est le cas dans les marques collectives de certification, et que, d’autre part, l’entreprise titulaire de la marque peut, à sa discrétion, modifier les produits soumis aux tests et les paramètres de ces tests.

55. La juridiction de renvoi souligne les différences que présentent les labels de test par rapport aux labels de qualité (tels que celui qui était en cause dans l’arrêt Gözze) et qui consistent, en substance dans : a) l’application des tests à une grande diversité de produits et services, et non à un seul uniquement ; b) l’adaptation des critères aux besoins du consommateur et la modification régulière des tests ; c) l’absence d’influence du fabricant sur l’organisme qui réalise les tests ; et d) le fait que l’autorisation d’utiliser le logo ne dépend pas du simple respect de certaines conditions, mais que le fabricant se voit attribuer une appréciation en fonction des résultats des tests (38).

56. L’entrepreneur dont les produits ont passé ces tests de qualité obtient le droit, après avoir conclu un contrat de licence d’usage de la marque, de le mentionner dans la description ou sur l’emballage de ces produits. Dans le cas d’espèce, si la société D^r. Liebe obtenait le consentement de Öko-Test Verlag, elle pourrait légitimement apposer la marque ÖKO-TEST de manière visible sur son dentifrice, en indiquant la notation obtenue et la référence au numéro du magazine dans lequel ont été publiés les résultats. Il paraît logique de penser que, comme le relève la Commission, l’entreprise dont les produits sont soumis aux tests effectués par Öko-Test Verlag et qui obtient un résultat satisfaisant aura intérêt à apposer sur ses produits ce label en tant qu’élément publicitaire vantant les vertus de ces derniers.

57. En apposant de manière visible le label ÖKO-TEST sur l’emballage de son dentifrice Aminomed, la société D^r. Liebe vise, en premier lieu, à mettre en valeur la qualité de ce dentifrice, grâce à la réputation et à la fiabilité que lui confère la marque ÖKO-TEST, ces qualités étant attestées par la notation obtenue (« très bien ») et la référence au magazine dans lequel est paru le résultat des tests (39). Ce faisant, elle contribue en même temps à renforcer dans l’esprit des consommateurs la réputation de fiabilité des services fournis par Öko‑Test Verlag, c’est-à-dire à identifier l’origine commerciale de l’activité d’analyse et d’évaluation des produits de consommation.

58. On ne saurait dès lors prétendre, comme l’a fait la société D^r. Liebe lors de l’audience, que le signe ÖKO-TEST a été utilisé de manière descriptive, au sens du considérant 21 du règlement 2017/1001, comme constituant une information supplémentaire sur le produit. Je ne partage pas cette analyse, car :

– la façon dont cet usage a été fait démontre une volonté d’utiliser la marque pour désigner les services fournis par Öko-Test Verlag. Si la société D^r. Liebe avait voulu transmettre une simple information concernant la notation obtenue, elle aurait pu le faire sans recourir au logo.

– le considérant précité permet les usages descriptifs pour autant qu’ils soient loyaux et honnêtes, or ces qualités sont difficilement appréciables du fait de l’absence du consentement du titulaire qui avait été, dans un premier temps, obtenu.

59. En résumé, compte tenu du lien étroit qui existe entre les services fournis par l’entreprise qui octroie le label de test (ÖKO-TEST) et les produits qui l’arborent (le dentifrice Aminomed), lorsque ce label est utilisé après avoir été enregistré en tant que marque individuelle, son usage produit deux effets importants, pour ce qui concerne l’article 9, paragraphe 2, sous a) et sous b), du règlement (UE) 2017/1001 : d’une part, le label renforce l’indication de la qualité des produits qui sont autorisés à l’utiliser, ce qui permet d’affirmer qu’il est utilisé pour ces produits (40) ; d’autre part, il sert également de publicité pour les services de l’entreprise qui décerne le label de test. C’est, en définitive, la manifestation du double usage que j’ai mentionné plus haut.

60. La manière dont le consommateur moyen apprécie et perçoit une marque est une question de fait qui relève de la juridiction de renvoi (41). La Cour peut, cependant, lui apporter des réponses utiles afin d’y répondre (42).

61. Öko-Test Verlag, le gouvernement allemand et la Commission (avec certaines nuances) s’accordent à dire que, pour le public concerné, l’usage de la marque ÖKO-TEST dans la présentation du dentifrice sera perçue comme une allusion aux services fournis de manière indépendante par l’entreprise titulaire de cette marque (Öko-Test Verlag). Ils considèrent que le consommateur moyen associera donc à tout le moins ce signe avec les services d’« informations et conseils aux consommateurs dans la sélection de produits et de services, en particulier en utilisant des résultats de tests et d’examens » (classe 35) et de « conduite et évaluation de tests scientifiques de produits et études de services à usage scientifique » (classe 42).

62. Il est courant de faire figurer des labels de test ou de qualité (ou d’autres modalités de certification, d’indication de l’origine écologique et/ou de la provenance du commerce équitable) sur l’emballage de nombreux produits de consommation. Il en découle que, dans un cas comme celui de l’espèce, le consommateur moyen est capable de comprendre sans difficulté que la marque ÖKO-TEST, telle que la société D^r. Liebe en fait usage, fait référence aux services fournis par Öko-Test Verlag, à laquelle il associera le label de test. L’usage que fait D^r. Liebe de cette marque constitue ainsi un « usage en tant que marque » (43), car elle garantit que le service consistant à tester la qualité du dentifrice a été effectué par l’entreprise titulaire de la marque, à savoir Öko-Test Verlag.

63. Selon une jurisprudence constante de la Cour, le droit exclusif du titulaire de la marque lui permet de protéger ses intérêts spécifiques, c’est-à-dire d’assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres. Dès lors, l’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, la simple menace d’une telle atteinte étant suffisante (44).

64. Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction (essentielle) de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité (45).

65. En ce qui concerne sa fonction essentielle, en particulier, la marque « doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité » (46).

66. Or, ainsi qu’il résulte de l’exposé des faits figurant dans la décision de renvoi, la société D^r. Liebe a utilisé la marque sans le consentement de Öko-Test Verlag et la notation dont elle se prévaut, même s’il s’agit bien de celle qu’elle a obtenue à l’issue des tests de 2005, ne pouvait pas être liée aux tests de 2008, auxquels le dentifrice en question n’avait pas été soumis. Dans ces conditions, le consommateur moyen pourrait être conduit à penser que la qualité du dentifrice est toujours garantie par Öko-Test Verlag selon le niveau qualitatif antérieur attesté par le label de qualité, alors qu’en réalité, faute d’avoir passé avec succès les nouveaux tests, le dentifrice ne disposait plus de cette garantie.

67. Partant de cette prémisse, l’usage fait par D^r. Liebe de la marque ÖKO-TEST peut prêter à confusion, en donnant l’impression que la notation « très bien » a été obtenue à l’issue de tests effectués sous le contrôle de Öko-Test Verlag. Or un tel usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque (47), car, même si cette société a procédé à des tests à l’époque, la mention figurant sur l’emballage du dentifrice ne correspond pas aux tests de dentifrices les plus récents effectués par Öko-Test Verlag et publiés dans son magazine, ni aux licences accordées à l’issue de ces nouveaux tests (48).

68. Le contraste entre le résultat annoncé par D^r. Liebe au moyen du signe ÖKO-TEST et la réalité des tests, dans les termes que je viens d’exposer, pourrait, en outre, porter préjudice à la réputation acquise par Öko-Test Verlag par l’intermédiaire de sa marque, en portant ainsi atteinte à sa fonction d’investissement (entendue comme la possibilité pour le titulaire d’une marque d’employer celle-ci pour acquérir ou pour conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs) (49).

69. Comme je l’ai déjà souligné, j’ai préféré ne pas me prononcer intialement sur l’applicabilité de l’article 9, paragraphe 2, sous a) ou sous b), du règlement (UE) 2017/1001. Toutefois, dans le souci de fournir à la juridiction de renvoi une réponse utile, les explications exposées jusqu’à présent m’amènent à considérer que :

– D^r. Liebe a procédé à un double usage d’une marque coïncidant avec l’original (ÖKO-TEST), tant pour renforcer l’attractivité de son dentifrice par le label de test (assorti de la mention très bien), que pour désigner les services offerts par Öko-Test Verlag. Il y a donc identité de signes et de services, ce qui satisfait à l’exigence de la « double identité » de l’article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001.

– dans la mesure où le consommateur moyen ne pensera pas que la marque ÖKO-TEST indique que le test du dentifrice Aminomed a été effectué par la société D^r. Liebe, et compte tenu du degré élevé de connaissance de cette marque par le public allemand, celui-ci ne considérera pas non plus que le dentifrice provient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, ce qui exclut tout risque de confusion au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.

70. Étant donné, de surcroît, que l’usage de la marque ÖKO-TEST par D^r. Liebe risque de porter atteinte, pour le moins, aux fonctions d’origine et d’investissement de cette marque, les conditions d’application de l’article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 se trouvent remplies, aussi cet usage peut-il ainsi être qualifié d’illicite.

71. Il convient de noter, enfin, que l’énumération des types d’usage que le titulaire de la marque peut interdire, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 (50), n’est pas exhaustive, de sorte que l’on peut inclure l’usage effectué par D^r. Liebe dans les conditions décrites ci-dessus.

C. Deuxième question préjudicielle : usage illicite d’une marque jouissant d’une renommée

72. Ayant indiqué qu’il conviendrait de répondre par l’affirmative à la première question préjudicielle et que la juridiction de renvoi ne pose la deuxième question que si la réponse à la première question est négative, je pourrais m’arrêter ici. J’aborderai toutefois, à titre subsidiaire, l’analyse de cette deuxième question, en prévision du cas où la Cour déciderait de répondre à la première question dans un sens différent ou estimerait que la solution que je propose en ce qui concerne la double identité des signes, d’une part, et des services et produits, d’autre part, apparaît par trop artificielle.

73. Öko-Test Verlag rappelle que la protection spéciale accordée aux marques renommées va au-delà de l’identité ou de la similitude des produits et se concentre sur l’atteinte à la marque et l’exploitation abusive de ces marques. Selon elle, il ne fait aucun doute que la marque ÖKO-TEST jouit d’une renommée, et le public l’associerait avec le signe apposé par D^r. Liebe sur ses produits.

74. Pour Öko-Test Verlag, tout comme pour la Commission, la marque renommée ÖKO-TEST fait l’objet d’un usage illicite lorsque celui qui l’emploie n’y est pas autorisé, et dans la mesure où cet usage affecte les fonctions de la marque. En outre, Öko-Test Verlag souligne qu’il existe un risque que le public perde confiance dans ses services, si le produit vient à décevoir ses attentes. Le consommateur pourrait en effet reporter sa frustration sur son travail, tel qu’il se manifeste à travers les tests qu’elle effectue ainsi que ses publications.

75. Le gouvernement allemand ayant proposé de répondre à la première question par l’affirmative, il ne s’est pas prononcé sur la deuxième question, compte tenu de son caractère subsidiaire.

76. La Commission est d’avis que les conditions d’application de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement n^o 207/2009 et de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/95, sont remplies lorsque la marque individuelle jouit d’une renommée en tant que label de test. L’usage illicite, au sens de ces dispositions, couvre selon elle l’apposition par un tiers de cette marque sur ses propres produits.

77. La Commission rappelle qu’une partie significative du public allemand concerné par les produits ou les services couverts par le signe doit avoir connaissance de la marque (51). Elle estime que la manière dont il est fait usage du signe ÖKO-TEST peut aboutir à lui conférer une renommée en tant que marque. Grâce au contrat de licence, Öko-Test Verlag parvient ainsi à ce que dans l’esprit du public, sa marque soit constamment mise en relation avec ses propres services d’informations et de conseils aux consommateurs.

78. La juridiction de renvoi cherche à savoir si, en l’absence de la protection qui aurait pu être accordée à la marque ÖKO-TEST sur la base de l’article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001, Öko-Test Verlag pourrait invoquer la protection des marques renommées prévue au point c) du même article.

79. L’obstacle auquel, apparemment, est confrontée la juridiction de renvoi tient au fait que la marque individuelle ÖKO-TEST n’est connue qu’en tant que label de test et que le tiers l’utilise comme tel. Je ne pense pas, cependant, que cet élément soit pertinent :

– si cela signifie qu’il n’y a pas eu d’« usage en tant que marque » au sens de l’arrêt Gözze je renvoie, pour réfuter cette thèse, aux développements qui précèdent (52).

– en revanche, si l’on veut distinguer la connaissance qu’a le public de la marque de celle qu’il a du « label de test », je considère qu’il s’agit là d’une distinction artificielle. Le signe ÖKO-TEST a été enregistré en tant que marque individuelle, nationale ou de l’Union, et doit par conséquent bénéficier de la protection reconnue à ce type de marques, indépendamment du fait que le public ignore qu’elle est également un label de test ou qu’un tiers prétende utiliser la marque uniquement comme un label. Toute autre solution reviendrait à priver les marques de leur protection légitime, qui dépendrait alors du degré de connaissance qu’a le public de leur enregistrement.

80. Dès lors, le problème que pose au fond la deuxième question préjudicielle est celui de savoir si le titulaire du label ÖKO-TEST peut se prévaloir de la protection des marques renommées pour s’opposer à son usage, illicite, par un tiers. À l’évidence, il convient de considérer que cette marque jouit de la renommée nécessaire, vu la connaissance qu’ont les consommateurs allemands du label. Il s’agit là d’une appréciation de fait qui appartient à la seule juridiction de renvoi (53).

81. L’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue en son paragraphe 2, sous a) et sous b). Les conditions, cumulatives (54), pour bénéficier de cette protection sont les suivantes : a) qu’il soit fait usage d’un signe identique ou similaire à une marque commerciale déposée ; b) que cet usage soit sans juste motif ; c) qu’il soit fait pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non (55) ; et d) que l’auteur de cet usage tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ou leur porte ou leur porterait préjudice (56).

82. La réunion des conditions énoncées aux points a), b) et c) n’est pas contestée : l’usage du label de test par D^r. Liebe a eu lieu sans le consentement de Öko-Test Verlag et donc, pour cette raison, sans juste motif, et pour des produits ou des services dont il n’est pas nécessaire de constater l’identité ou la similitude.

83. Il convient dès lors de rechercher uniquement si D^r. Liebe, en faisant usage de la marque ÖKO-TEST, a rempli l’une (57) des conditions décrites à l’article 9, paragraphe 2, sous c) du règlement (UE) 2017/1001. Celles-ci peuvent être le préjudice porté au caractère distinctif de la marque, ou bien le préjudice porté à la renommée de cette marque, ou encore le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque.

84. À mon avis, et pour les raisons que j’ai exposées aux points 66 à 68 des présentes conclusions, l’usage que fait la société D^r. Liebe de la marque ÖKO-TEST peut nuire à la renommée de cette dernière, en créant dans l’esprit du consommateur une confusion susceptible de diminuer la force d’attraction de cette marque (58).

85. De plus, en faisant usage sans juste motif de la marque ÖKO‑TEST, D^r. Liebe tirerait profit de l’image avantageuse qu’elle véhicule en termes déjà évoqués de publicité et de qualité pour le dentifrice commercialisé, qui n’a pas été soumis aux nouveaux tests. Cela donnerait lieu à une exploitation indue de la marque renommée au sens de la jurisprudence de la Cour (59).

86. En tout état de cause, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les faits du litige au principal peuvent être qualifiés d’usage du signe sans juste motif qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ÖKO-TEST (60).

87. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de justice de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) de la manière suivante :

«1) L’article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, ainsi que l’article 5, paragraphe 1, deuxième phrase, sous a), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, autorisent le titulaire d’une marque individuelle composée d’un « label de test » et enregistrée pour des « informations et conseils aux consommateurs dans la sélection de produits et de services, en particulier en utilisant des résultats de tests et d’examens et des jugements de qualité », à s’opposer à un usage de sa marque sans son consentement lorsque :

– un tiers appose la marque sur un produit pour lequel elle n’est pas enregistrée ;

– le public perçoit la marque comme un « label de test », en ce sens que le produit a été fabriqué et mis sur le marché par un tiers et non par le titulaire de la marque, mais que le titulaire de la marque a testé certaines caractéristiques de ce produit et lui a attribué en conséquence une certaine appréciation qui est mentionnée dans le label de test ; et

– l’usage de la marque porte atteinte à l’une des fonctions de la marque.

2) L’usage par un tiers d’une marque individuelle présentant les particularités précitées, sans le consentement du titulaire de la marque, constitue un « usage illicite » au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 et de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/95, lorsque :

– la marque jouit d’une renommée, même si c’est uniquement en tant que « label de test » ; et

– cet usage porte préjudice à la renommée de la marque et que le tiers tire indûment profit de l’usage du signe, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. »

2 Même si, dans la plupart des traductions que j’ai examinées le « Testsiegel » allemand a été traduit en recourant au mot « test » (« label de test » en français, « test seal » en anglais, « sigillo di test » en italien, « testlabel » en néerlandais et « selo de Teste » en portugais), j’utiliserai pour ma part [en espagnol] l’expression « distintivo de calidad » que je trouve plus appropriée. Öko-Test Verlag GmbH a précisé à l’audience qu’elle réalise des tests comparatifs de différents produits, plus que des analyses isolées de leurs qualités intrinsèques. À partir de cette comparaison, elle attribue à chacun de ces produits une note, selon qu’ils respectent ou non certains critères de qualité prédéfinis.

3 Directive du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée), JO L 299, p. 25. La directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 336, p. 1), dont l’intitulé est identique, a modifié cette dernière, mais n’est pas applicable en l’espèce ratione temporis.

4 La version applicable en l’espèce est, en principe, celle du règlement (CE) n^o 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1). Il en existe une version ultérieure, qui a été codifiée dans le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), applicable ratione temporis aux faits du litige en ce qui concerne l’action en cessation pro futuro, et à laquelle je me référerai dans les présentes conclusions.

5 Cette disposition correspond en substance à l’article 9, paragraphes 1 à 3, du règlement n^o 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n^o 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n^o 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n^o 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n^o 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21).

6 Loi allemande relative à la protection des marques et d’autres signes distinctifs, du 25 octobre 1994 (BGBl. I, p. 3082 ; 1995 I, p. 156 ; 1996 I, p. 682), modifiée en dernier lieu par l’article 11 de la loi du 17 juillet 2017 (BGBl. I, p. 2541).

7 Compte tenu de l’identité entre les marques, nationale et de l’Union, enregistrées par Öko-Test Verlag, je me référerai ci-après à « la marque », sans préjudice du fait que, dans certaines situations, il conviendra de les distinguer, auquel cas je me référerai à « la marque nationale » ou à « la marque de l’Union ».

8 Selon l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que modifié le 28 septembre 1979.

9 Cette exigence découlerait, selon la juridiction de renvoi, de la jurisprudence allemande en matière de concurrence déloyale, qui conditionne la licéité de la publicité incluant des résultats de tests à l’indication de la source.

10 Les parties au litige au principal s’opposent en ce qui concerne l’application de cette clause.

12 Articles 83 et suivants du règlement (UE) 2017/1001 et, pour la marque de certification nationale, articles 27 et suivants de la directive 2015/2436.

13 Arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze (C‑689/15, ci-après, « arrêt Gözze », EU:C:2017:434, points 45 et suivants).

14 Elle renvoie à l’arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google (C‑236/08 à C‑238/08, EU:C:2010:159) ; et à l’arrêt du 25 mars 2010, BergSpechte (C‑278/08, EU:C:2010:163, ci-après, « arrêt BergSpechte »).

15 La juridiction de renvoi fait référence à l’arrêt du 23 octobre 2003, Adidas‑Salomon et Adidas Benelux (C‑408/01, EU:C:2003:582).

17 Ce qui n’exclut pas que, lorsque cela sera nécessaire, je me référerai spécifiquement aux dispositions de la directive 2015/2436.

18 Point 10 de la décision de renvoi. Lors de l’audience, toutefois, D^r. Liebe a confirmé que, selon elle, le contrat était toujours en vigueur au moment des faits.

19 L’article 8 de la Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi allemande loi sur la concurrence déloyale, du 3 juillet 2004, dans sa version publiée le 3 mars 2010 (BGBl. I, p. 254), et modifiée en dernier lieu le 17 février 2016 (BGBl.I, p. 1550), ne confère pas qualité pour agir aux entreprises qui ne sont pas concurrentes. D^r. Liebe et Öko-Test Verlag opèrent sur des marchés distincts.

20 Règlement (CE) n^o 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p.1).

21 Tel sera le cas, a priori, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. Voir arrêt du 13 mars 2014, Brogsitter (C‑548/12, EU:C:2014:148, points 23 à 25), et arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559, poins 21 et 22).

22 Arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, point 66), et conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans cette même affaire (EU:C:2012:714, points 49 et 50). Dans cette affaire, malgré le fait que les contrats étaient arrivés à terme, la Cour a jugé les juridictions de l’Union incompétentes pour connaître du recours en responsabilité extracontractuelle en raison, précisément, du contexte contractuel qui obligeait à examiner les contrats afin de résoudre le litige.

23 Öko-Test Verlag a précisé qu’il s’agissait du signe tel qu’octroyé en licence avant qu’il ne fasse l’objet de diverses modifications dans un souci de modernisation et d’unification.

24 Régies tant par l’article 27 de la directive 2015/2436, que par l’article 83 du règlement (UE) 2017/1001, précités, respectivement, aux notes 3 et 4 des présentes conclusions.

25 Arrêt du 18 juin 2009, L’Oréal e.a. (C‑487/07, EU:C:2009:378, point 58) ; arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google (C‑236/08 à C‑238/08, EU:C:2010:159, points 49, 77 et 79) ; et arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, point 38).

27 Lors de l’audience, le gouvernement allemand a défendu ce point de vue, au motif que, dans le cas contraire, seules les marques renommées bénéficieraient de la protection, au détriment des marques moins connues et nouvelles.

28 J’emploierai, à cette fin, le terme « coïncider », qui me paraît plus approprié au traitement unitaire des deux points de la disposition susmentionnée et qui permet, en outre, d’éviter l’emploi des expressions « identique » et « similaire ».

29 Le point a) fait référence à l’identité, et non à la similitude, de la marque et des produits (ce que l’on désigne habituellement comme l’exigence de « double identité »).

30 Arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, points 33 et 34 et la jurisprudence citée). Toutefois, le point b) de la disposition litigieuse exige un « risque de confusion » entre les signes en conflit, ce dont la Cour a déduit qu’il convient seulement d’apprécier s’il est porté atteinte à la fonction essentielle de la marque (arrêt BergSpechte, point 22).

31 C’est à dire l’identité d’un signe avec l’autre lorsque le second inclut l’usage de la marque enregistrée elle-même. Voir l’arrêt du 23 février 1999, BMW (C‑63/97, EU:C:1999:82, point 38). Bien que cela ne soit pas indiqué expressément, cela se déduit également du contexte de l’arrêt du 25 janvier 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55).

32 Arrêt du 8 juillet 2010, Portakabin (C‑558/08, EU:C:2010:416, points 47 et 48 et jurisprudence citée).

33 La Cour de justice a reconnu la même protection aux deux types de marques, en l’absence de toute indication explicite dans le règlement (UE) 2017/1001 de nature à entraîner une restriction à la protection accordée aux marques de services. Voir arrêt du 16 juillet 2009, American Clothing Associates/OHMI et OHMI/American Clothing Associates (C‑202/08 P et C‑208/08 P, EU:C:2009:477, points 75 à 78) ; et les conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans cette même affaire (EU:C:2009:299, points 111 à 114).

34 Que l’on me permette de reprendre une expression qui est la traduction de l’expression « dual use », utilisée habituellement pour désigner les produits qui peuvent être utilisés tant à des fins civiles que militaires.

35 Articles 74 et suivants du règlement (UE) 2017/1001 et articles 27 et 29 de la directive 2015/2436.

36 Articles 83 et suivants du règlement (UE) 2017/1001 et articles 27 et 28 de la directive 2015/2436. L’article 27 de cette directive assimile les notions de marque de certification et de marque de garantie.

38 Point 14 de la décision de renvoi. Le gouvernement allemand exclut la possibilité de transposer la solution de cet arrêt au litige au principal, tant en raison des différences que relève la juridiction de renvoi, que parce que cet arrêt porte, pour l’essentiel, sur l’interprétation de l’article 15 du règlement n^o 207/2009.

39 D^r. Liebe ne prétend pas s’attribuer la paternité de ce label de test, ce qui serait contre-productif, car réduirait l’impact de la notation sur le consommateur.

40 Au moins en partie, conformément à la jurisprudence, en particulier, relative à l’article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 ; voir arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google (C‑236/08 à C‑238/08, EU:C:2010:159, point 60 et la jurisprudence citée).

41 Arrêt du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch (C‑245/02, EU:C:2004:717, points 60 et 61), et arrêt du 25 janvier 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55, point 25).

42 Arrêt du 5 juin 2014, I (C‑255/13, EU:C:2014:1291, point°55 et jurisprudence citée).

43 Il s’agit d’une condition d’application non écrite ; voir ordonnance du 19 février 2009, UDV North America (C‑62/08, EU:C:2009:111, point 42).

45 Arrêt du 25 juillet 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C‑129/17, EU:C:2018:594, point 34 et jurisprudence citée).

46 Arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651, point°48) ; et arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C‑324/09, EU:C:2011:474, point 80).

47 Voir la définition de cette fonction dans l’arrêt du 25 juillet 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C‑129/17, EU:C:2018:594, point 35).

48 On pourrait penser que cet usage affectait, en outre, la fonction de qualité de la marque ÖKO-TEST. J’estime toutefois, avec l’avocat général Wathelet, qu’il s’agit d’une conséquence de la fonction d’indication d’origine, puisque la garantie de qualité est liée à son origine (conclusions dans l’affaire Gözze, C‑689/15, EU:C:2016:916, points 62 à 64).

49 Voir, concernant la fonction d’investissement, l’arrêt du 25 juillet 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C‑129/17, EU:C:2018:594, point 36).

50 Et de la disposition correspondante, l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/95.

51 La Commission cite à cet égard l’arrêt du 14 septembre 1999, General Motors (C‑375/97, EU:C:1999:408, point 31).

53 Arrêt du 6 octobre 2009, PAGO International (C‑301/07, EU:C:2009:611, points 24 et 25).

54 Arrêt du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI (C‑603/14 P, EU:C:2015:807, point 38).

55 Arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries (C‑65/12, EU:C:2014:49, point 34).

56 Arrêt du 18 juin 2009, L’Oréal e.a. (C‑487/07, EU:C:2009:378, point 34 et 35 ainsi que la jurisprudence citée).

57 Arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, point 72 et jurisprudence citée).

58 Arrêt du 18 juin 2009, L’Oréal e.a. (C‑487/07, EU:C:2009:378, point 40).

59 Arrêt du 18 juin 2009, L’Oréal e.a. (C‑487/07, EU:C:2009:378, point 41).

60 Arrêt du 20 juillet 2017, Ornua (C‑93/16, EU:C:2017:571, point 58 et jurisprudence citée).

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